상표권의 선사용 문제

법무법인 세승

최 청 희 변호사

A원장은 서울에서 ‘○○○피부과의원’이라는 상호로 의료기관을 개설하여 수년간 운영하고 있으나 상표권(서비스표) 등록은 하지 않았다. 그런데 그 이후 B원장도 서울에서 ‘○○○성형외과․피부과’라는 상호로 의료기관을 개설하여 현재 네트워크 의료기관으로 운영하고 있다. B원장은 네트워크를 시작하면서 ‘○○○성형외과․피부과’에 대하여 상표권(서비스표)을 등록하였다. 이러한 경우 B원장은 A원장에게 상표권 침해를 주장할 수 있을까.

이와 관련하여 우선 B원장의 상표권 등록이 적법한지 검토하여야 할 것이다. A원장이 먼저 ‘○○○피부과의원’이라는 상호를 사용하였으나 상표권 등록을 하지 않았기 때문에, 비록 B원장이 뒤 늦게 A원장의 상호와 유사한 상호를 사용하더라도 상표권 등록을 할 수 있다. 따라서 B원장의 상표권 등록은 적법하다.

그렇다면, A원장은 B원장의 상표권을 침해한 것일까. 상표법에 의하면, 등록된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우 상표권 침해가 된다. 따라서 A원장이 B원장의 상표권을 침해한 것으로 볼 여지도 있다.

그러나 A원장의 입장에서는 B원장보다 위 상호를 먼저 사용하였기 때문에 억울할 수 있다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위하여 상표법에서는 일정한 경우 상표를 먼저 사용한 자의 상표권 선사용을 인정하고 있다.

상표법상 상표권의 선사용이 인정되는 경우는 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있으며, 타인의 상표등록출연시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 한다.

다만, 위와 같은 상표권의 선사용권은 상표법상 상표권자가 2007. 7. 1. 이후에 등록한 경우에만 인정되며, 그 이전에 상표권자가 상표권을 등록한 경우에는 인정되지 않는다.

정리하자면, B원장의 상표권 등록은 적법하고, 이에 따라 A원장에게 상표권 침해를 주장할 수 있다. 다만, A원장이 상표권의 선사용권이 인정되는 요건을 갖춘 경우에는 B원장은 상표권 침해를 주장할 수 없고, 단지 자신의 상표권과 오인이나 혼동을 방지할 수 있는 적당한 표시를 청구할 수 있을 뿐이다.